プロダクトバイプロセスクレームに関する最高裁判決 － 最高裁平成２７年６月５日判決

新井 規之弁理士

最高裁平成２７年６月５日判決（平成２４年（受）第１２０４号）
特許権侵害差止請求事件　第二小法廷

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１．要点

 プロダクトバイプロセスクレーム（「ＰＢＰクレーム」）の解釈に当たっては、物が同じかどうかで判断する「物同一説」と製法に限定して解釈する「製法限定説」があり、その解釈が争点となっていました。

知財高裁は、ＰＢＰクレームの技術的範囲の確定にあたり、ＰＢＰクレームは「物同一説」とすべき場合と「製法限定説」とすべき場合とに分類されると判断し、さらに当該事件のクレームは「製法限定説」の場合に当たると判断したうえで非侵害と判断しました。しかしこの度、最高裁は当該判決を破棄し、ＰＢＰクレームは物同一説で解釈すべきとし、事件を知財高裁に差し戻しました。

２．事件の概要

 最高裁は、ＰＢＰクレームの技術的範囲は「物同一説」で解釈すべきと判断しました。

その一方、最高裁は、「物同一説」の下では、製造方法の記載が物のどのような構造または特性を表しているのか不明である等の理由により、発明を明確に理解することができないという問題があることを認めています。最高裁は、この問題を明確性要件（特許法３６条６項２号）によって解決することを指向しています。つまり、出願時において当該物をその構造または特性により直接特定することが不可能である等の事情（「不可能・非実際的事情」）が存在するときに限り、ＰＢＰクレームは明確性要件に適合すると判断しました。それ以外の場合には、ＰＢＰクレームには、明確性要件違反の無効理由が生じます。

そして、最高裁は、技術的範囲の確定および明確性要件の適合性について審理を尽くさせるため、知財高裁に差し戻しました。

 ３．実務への影響

 不可能・非実際的事情が存在しない限り、ＰＢＰクレームは不明確であると判断される可能性があります。不可能・非実際的事情の基準等はこれから議論されることとなると思いますが、ＰＢＰクレームを利用しにくくなるように思われます。

ＰＢＰクレームの特許性を判断する際の解釈については別の事件で争われていましたが（平成２４年（受）第２６５８号）、同日付の判決は、ＰＢＰクレームの特許性の判断においても「物同一説」で解釈すべきであり、また明確性は不可能・非実際的事情の有無により判断すべきであると判示しました。

この判決を受けて、特許庁はプロダクトバイプロセスクレームにかかる発明の審査を一時中断するとのことです。