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均等論に関する知財高裁大合議判決 -知財高裁平成28年3月25日判決(平成27年(ネ)第10014号) 特許権侵害行為差止請求事件

廣瀬しのぶ弁理士

本件は、製剤等の製造方法について特許発明と均等であることを理由として、特許権に基づき製剤等輸入販売の差止請求等が認容された事例である。

1.背景及び概要

原審(東京地裁平成25年(ワ)第4040号)において、特許第3310301(発明の名称:「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」)の共有者の一人である先発医薬品メーカー(原審原告/本件被控訴人)が、後発医薬品メーカー4社(原審被告/本件控訴人)の輸入販売に係るマキサカルシトール原薬、又はマキサカルシトール製剤の製造方法について、特許発明と均等でありその技術的範囲に属すると主張して、被告製品の輸入、譲渡等の差止及び廃棄を求めた。東京地裁は被告方法は均等の第1乃至第5要件を充足すると判断して均等を認め、原告の請求を認容した。

被告(控訴人)は、原判決を不服として本件控訴をした。知財高裁大合議は、原審と同様に控訴人方法は特許発明と均等であると判断して、控訴を棄却した。

本件控訴審判決においては、均等論の第1要件及び第5要件について、一般論を含めた判示がなされている点が注目される。

2.知財高裁の判断

(1)均等の5要件

均等の5要件は、「ボールスプライン事件最高裁判決」(最高裁第三小法廷平成10年2月24日判決(平成6(オ)1083号))において判示された以下の要件である。

第1要件(非本質的部分): 特許発明と対象製品等の相違点が特許発明の本質的部分ではない
第2要件(置換可能性): 相違点となる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する
第3要件(置換容易性): 上記のように置き換えることに、当業者が対象製品等の製造時において容易に想到できる
第4要件(容易推考性): 対象製品等が、特許出願時の公知技術と同一又はこれから当業者が容易に推考できたものである
第5要件(特段の事情): 対象製品等が、特許出願手続において意識的に除外されたものにあたる等の特段の事情もないこと

第1要件~第3要件の立証責任は対象製品等が特許発明と均等であると主張する者(すなわち、特許権者)が負い、第4要件及び第5要件の立証責任は均等の法理の適用を否定する者が負うことが、本件控訴判決においても確認されている。

(2)均等の第1要件についての判示事項

知財高裁大合議は、第1要件に関し、特許発明の本質的部分は、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術思想を構成する特徴的部分であり、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきと判示している。また、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度によって本質的部分の認定に差が生じうること、および、明細書記載の従来技術の記載が客観的に不十分な場合は明細書に記載されていない従来技術も参酌して本質的部分の認定を行うこと、を示している。

また、特許発明と対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断する、と判示している。第1要件の解釈として、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等との異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことを意味すると解する「本質的部分説」と、置換された部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術思想の範囲内にあることを意味すると解する「技術思想同一説」があるが、上記の判示は現在のところ多数説といわれる「技術思想同一説」の考えを支持するものと考えられる。

(3)均等の第5要件についての判示事項

知財高裁大合議は、第5要件に関し、特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる他の構成があるということのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものとはいえない、と判示した。その一方で、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは,第5要件における「特段の事情」に当たる、と判示した。

ここで、特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められる場合の例として、(a)出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき、(b)出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき、を挙げている。

3.実務への影響

特許権侵害訴訟において均等が認められ特許権者勝訴となる事案が少ない中、特に化学系の案件で均等が認められた例はほとんど存在しない中で、均等が認められ特許侵害が認定された事案として注目に値する。

第5要件に関しては、意識的除外にあたる事情として、(a)明細書に他の構成が記載されているが特許請求の範囲には記載されない場合、のみならず、(b)出願人が出願当時に公表した論文等において特許請求の範囲該の他の構成による発明が記載されている場合、が挙げられていることから、論文等の特許出願以外の手段での開示を含めて、特許出願に係る発明およびその関連情報の開示には一層注意を要するであろう。

執筆者

特許部化学班パートナー 弁理士

廣瀬 しのぶ ひろせ しのぶ

[業務分野]

特許

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