平成２７年特許法改正（職務発明制度の見直し）に係るガイドラインの概要と実務上の対応

弁護士　神田　雄（元特許庁法制専門官）

 

１　はじめに

職務発明制度の見直しに係る平成２７年特許法改正が、平成２８年４月１日に施行された。

本改正後の特許法３５条６項は、同条５項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について、経済産業大臣が指針を定め公表することを規定する。当該指針は、既に平成２８年１月にその案が公表され、その案から内容に変更がされることなく、経済産業大臣告示の形式により、本特許法改正の施行後の平成２８年４月２２日に官報に掲載された。

本稿では、主に企業の立場からの実務的対応について触れながら、特許法３５条６項の指針（以下「ガイドライン」という。）の内容を概観する。以下、特に記載のない限り、条文番号は現行特許法の条文を示す。

なお、職務発明制度の見直しに係る平成２７年特許法改正の概要については、別稿「平成２７年特許法改正（職務発明制度の見直し）の概要」も参照されたい。

 

２　ガイドラインの位置づけ

平成２７年特許法改正は、職務発明に係る特許を受ける権利の原始使用者等帰属を可能にするとともに、従業者等の相当の対価の請求権を相当の利益の請求権へと変えたことに特徴を有する。

従業者等が受ける相当の利益の内容を決定する基準（以下単に「基準」という。）は、職務発明規程等において定めることが可能であるが、職務発明規程等に定められた基準については、その「策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」「策定された当該基準の開示の状況」及び「相当の利益の内容に決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等」を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であってはならない（３５条５項）。仮に３５条５項によってそれが不合理と判断されれば、相当の利益は、職務発明規程等で定める基準ではなく、３５条７項に基づき決定されることとなる。そして、これら３５条５項により考慮される状況等に関する事項について定めたのが、３５条６項に基づくガイドラインである。

ガイドラインは、３５条５項が定める不合理性を法律的に判断するにあたり、裁判所を直接拘束するものではないが、特許法に明文の根拠を有することや、産業構造審議会における有識者の議論を経て定められたものであることから、事実上の解決基準となることが期待されるといわれている。

 

３　職務発明規程等の改定の必要性

既存の職務発明規程等が存在する場合であっても、①職務発明に係る特許を受ける権利の原始使用者等帰属を導入する場合と、②金銭以外の相当の利益の付与を導入する場合は、職務発明規程等の改定が必要である。

（１）原始使用者等帰属の導入

平成２７年改正後の特許法は、原始使用者等帰属を導入するかどうかを選択することができる制度として設計されており、これを導入しない場合、平成２７年特許法改正前と同じく原始従業者等帰属による予約承継の形とすることも可能といわれている。また、一つの使用者において、区分を設けて職務発明規程等に定めることにより、原始使用者等帰属と原始従業者等帰属を併用することも可能とされる[1]。そして、原始従業者等帰属による予約承継とする場合も、その承継に対しては相当の利益請求権が発生するため、やはり３５条５項の適用を受け、ガイドラインの射程にも入ることになる。

原始使用者等帰属を導入する場合も、従前の職務発明規程等の文言によっては、そのままの文言で、現行特許法３５条３項の要件を満たし原始使用者等帰属とすることができる場合があるともいわれるが、個別具体的な文言の確認・検討が必要である。

特許庁の説明によれば、原始使用者等帰属が適用される規程例は、「職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。」というものであり、他方、原始使用者等帰属が適用されない規程例は、「会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する。」というものである[2]。後者のように、使用者側の判断過程を経て取得対象の職務発明を選別する定めは、従前の職務発明規程においても例がみられたが、現行法における原始使用者等帰属にはならないという説明である。これに対し、「職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。ただし、会社がその権利を取得しない旨を発明者に通知したときはこの限りではない。」との規程例では、ただし書が適用された場合の効果は、考え方が分かれ得るとされながらも、特許を受ける権利はいったんは使用者に帰属し、発明者たる従業者に返還されると解されている[3]から、原始使用者等帰属を採用しつつ使用者等による選別の余地を残す立て付けとして考えられる。なお、このように返還の形を取る場合、従業者等によって当該特許を受ける権利に基づき特許が取得されたときの使用者の通常実施権を確保する手当てをしておくのが無難と思われる。

ところで、①原始使用者等帰属に変更するのみで、②相当の利益については従前の対価の定めから変更をしない場合は、３５条５項が基準の定めにより相当の利益を付与することが不合理であってはならないと定めるものであることから、特許法上、３５条５項所定の協議・開示・意見の聴取は必要ないと説明される。法律の解釈としてはあり得るが、実務上は慎重に対応することが無難であり、少なくとも、従業者等への変更の通知と、変更後の職務発明規程等の開示は、行っておくべきであろう。

（２）相当の利益（金銭以外）の導入

旧法における相当の対価に代わり相当の利益の概念を導入し、金銭以外の経済上の利益でも可能としたことが、本改正の眼目の一つであったと思われる。どのような相当の利益の制度設計をするかは、職務発明規程等の改定の必要性とも関連して、各使用者等において関心が高いであろう。

金銭以外の相当の利益の利益についても、ガイドラインで解説がされている。金銭以外の相当の利益については、経済的価値を有すると評価できるものであることと、従業者等が職務発明をしたことを理由として付与されること（牽連性）が必要である[4]。また、基準の内容は、使用者等の利益に対する発明の貢献度や発明による利益に対する発明者である従業者等の貢献度を考慮して相当の利益の内容を決定するというものにすることも、これらを考慮することなく相当の利益の内容を決定するというものにすることもでき、相当の利益の内容を売上高等の実績に応じた方式以外の方式で決定することもできるとされ[5]、金銭で与える場合も含め、柔軟性が与えられている。

金銭以外の相当の利益の具体例として、ガイドラインでは次のものが挙げられている[6]。

（一）使用者等負担による留学の機会の付与

（二）ストックオプションの付与

（三）金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格

（四）法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与

（五）職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

なお、研究費の増額、研究施設の充実、研究環境の整備は、ガイドラインにおいて例示されていない。これは、「経済上の利益」は発明者個人に与えられる必要があるから、と説明されており[7]、個人に帰属しない利益は「相当の利益」に該当しないということであろう。

上記（一）ないし（五）が相当の利益として認められるとしても、牽連性を満たす形で職務発明規程等に定めることができるかどうかは、各使用者の実情に即して検討が必要であろう。例えば、業績に貢献するような職務発明を行った発明者に対して昇進や昇格がされる例は、従来の実務においても存在したと思われるが、それを特定の職務発明が理由であることを明確にして行うことや、職務発明規程等において一定のルール化をすることについて、その可能性・妥当性を各使用者において検討することになる。

また、発明者が複数いることやチームで発明を行うことが増えている中で、共同発明者やチームメンバーの間で相当の利益の付与に工夫を行うことによって、当該使用者におけるより適切なインセンティブの付与を試みる制度設計も考えられる。

 

４　３５条５項の不合理性判断－協議・開示・意見の聴取等

３５条５項が定める不合理性の判断要素について、主たる要素となる協議・開示・意見の聴取を中心に概観する。

（１）協議

基準の策定に際し、使用者等と従業者等との間で行う協議である。

協議の方法に制約はない[8]。イントラネット等により電子的に行うことも可能とされる[9]。従業者等の代表者との間で行うことも可能だが、その代表者が従業者等から協議について委任を受け、従業者等を正当に代表していなければならない[10]。その意味で、使用者等としても、当該代表者の選出過程等に留意する必要がある。

協議は、話合いの結果、使用者等と従業者等との間で基準の内容について合意をすることまでは求められていないが、実質的に協議が尽くされることが必要である[11]。使用者が自らの主張を繰り返すだけで、その主張の根拠を示さない等、十分な話合いを行わずに協議を打ち切ることは適切ではないし、協議で従業者等から出された意見に対しては、回答を行うなど、真摯に対応することが求められている[12]。

（２）開示

策定した基準の従業者等に対する開示である。

基準の開示についても、その方法に制約はない[13]。イントラネット等により電子的に行うことも可能とされる[14]。肝心なのは、従業者等が基準を見ようと思えば自由に見られる状態に置くことである[15]。開示は具体的であることが必要で[16]、例えば職務発明規程等において基準の一部や詳細を「他の規程で定める」旨規定している場合は、当該他の規程についても従業者等に開示する必要がある。

基準をインターネット等で外部に公表することは、必須ということではないが、外部への公表を行った場合は、潜在的な従業者等（例えば、採用内定者）に対する開示になり得るとされている[17]。不合理性の判断において、補完的に不合理性を否定する方向に働くという趣旨であるが、外部への公表を行うかどうかは、個々の使用者等の判断であろう。

（３）意見の聴取

特定の職務発明について、それを行った特定の従業者等からの、基準に基づく相当の利益の内容の決定に対する意見の聴取である。

意見の聴取についても、その方法に制約はない[18]。先に意見の聴取をした上で相当の利益の内容を決定してもよいし、逆に、一旦基準に基づき決定した相当の利益を与えた上で意見を求め、又は意見表明の方法を伝えて、意見が表明されればそれを聴取する方法でもよい[19]。従業者等から意見の表明がされなかったとしても、意見を求めたと評価される事実があればよい[20]。使用者等から従業者等に対して積極的に意見を求めることをしなくても、基準により決定された相当の利益の内容について一定期間意見を受け付ける制度があり、その制度が従業者等に周知されていれば、意見の聴取と評価され得るのであり[21]、実務上参考になる。実務上少なくない発明者が複数の場合においては、共同発明者のそれぞれから意見を聴取する方法、まとめて意見を聴取する方法、代表者を通じて意見を聴取する方法、いずれも可能であるが、その代表者が各共同発明者を正当に代表していることや、代表者を通じないで意見を表明する機会も与えられていることに留意する必要がある[22]。

意見の聴取の結果、相当の利益の内容について合意がされることまでは必要ない[23]。しかし、従業者等からの意見に対して使用者等は真摯に対応する必要があり、従業者等から提出された意見に対して全く回答を行わない場合は、不合理性を肯定する方向に働く[24]。

意見の聴取の一つの方法として、使用者等と従業者等との間で相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合に備えて、相当の利益の内容の決定について社内の異議申立制度を整備することや、相当の利益の付与に関する通知を従業員等に行う際に異議申立窓口の連絡先も併せて通知することもよい[25]。これらは、不合理性を否定する方向に働くが、必須ということではない。

（４）その他

３５条５項は「意見の聴取の状況等を考慮して」と定めるところ、この「等」には、協議・開示・意見の聴取の状況以外の手続面のその他の要素に加え、「相当の利益」の実体を含むが、それらはあくまでも補完的な考慮要素で、協議・開示・意見の聴取の状況が基本的な要素、まず考慮されるべき事項であるといわれる[26]。３５条５項に例示する手続の状況が適正である限りは、使用者等があらかじめ定めた職務発明規程等が尊重されるのが原則とはされているが[27]、補完的な要素とはいえ、相当の利益の実体がどのようなものであっても手続的要素のみで常に３５条５項の不合理性を否定できると考えるべきではなく、やはり相当の利益の実体の検討もおろそかにはできない。

 

５　基準の改定

策定した基準を改定する場合、改定される部分については新たな基準を策定するのと同様であり、改定に際して使用者等と従業者等との間で協議を行うことが必要である[28]。

改定された基準を、改定前に使用者等に帰属した職務発明について遡及的に適用することは、原則として認められず、例外的に、使用者等と従業者等との間で別途個別的に合意している場合と、従業者にとって不利益にならない場合は、改定後の基準を適用できるとされている[29]。ただし、個別的合意の取得方法や、従業者にとって不利益とならないかどうかの判断、さらに協議・開示・意見の聴取については、慎重を期す方がよいと思われる。

なお、以上は特許法上の整理であるのに対し、職務発明の処理について労働契約法その他の労働法規が適用されるか否かという論点もある。これが肯定される場合、職務発明規程等の改定において、不利益変更は、原則として禁止され、変更内容の合理性が認められる場合は例外的に可能となる（労働契約法９条及び１０条）。これを否定する見解も、この点について明確に取り上げた裁判例は見当たらないことから、実務上は、職務発明規程の改定等にあたっては、労働法を意識しつつ慎重に行うことが無難としており[30]、これによれば、労働法的な視点も有用ということになる。

 

６　新入社員に対する手続

基準の策定後に雇用関係を結んだ従業者等（以下「新入社員」という。）に関し、３５条５項に定める「協議の状況」をどのように考えるかという問題点についても、ガイドラインは解説を加えている。

この点、当該基準について話合いを行った場合は、不合理性の判断に係る当該新入社員との協議の状況については、不合理性を否定する方向に働くところ、既存の基準をそのまま適用することを前提に使用者等が当該従業者等に説明を行うとともに、当該従業員から質問があれば回答するという方法も、不合理性を否定する方向に働く新入社員との話合いの一形態であるとされ[31]、実務上は、この方法が便宜であろう。

話合いは、異なる時点で入社した新入社員に対してまとめて行うこともできる[32]。もっとも、当該新入社員が職務発明をなし得る時期より前に行っておくべきと考えられる。

新入社員に対して入社前に基準を公表し、当該新入社員は当該基準が適用されることを承認して入社したと評価できるような特別の事情がある場合には、基準について合意している場合と同様に評価される可能性もあるとされる[33]ので、この方法を検討してもよい。

 

７　退職者に対する手続

退職者については、相当の利益を退職後も与え続ける方法だけでなく、特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与える方法も可能であること、意見の聴取は退職後だけではなく退職時に行うことも可能であることが、ガイドラインにおいて定められている[34]。

 

８　中小企業における手続

中小企業について上記と基本的に異なるものではないが、その企業規模に応じた方法で、協議・開示・意見の聴取を行うことがガイドラインに記載されている[35]。上記のように、協議・開示・意見の聴取の方法に特段の制約はないので、各企業の実情に応じた方法を取ればよい。

 

９　ノウハウの取扱い

特許出願せずに秘匿するノウハウについても、それが発明の実質を有し、職務発明に該当し、職務発明規程等の定めによって使用者等が従業者等からその特許を受ける権利を取得する場合、相当の利益の請求権は発生し得ると考えられる[36]。したがって、職務発明規程等において、ノウハウの取扱いも明記し、協議・開示・意見の聴取の手続も履践するべきであるし、これらが適正に行われていれば、相当の利益について出願・登録された特許発明とは異なる取扱いをすることも可能であろう。

 

10　職務考案・職務創作意匠の取扱い

実用新案法と意匠法は、特許法３５条を準用する（実用新案法１１条３項、意匠法１５条３項）。そのため、職務考案や職務創作意匠についても、職務発明と同様の扱いとなる。会社や業種によっては、登録実用新案を実施している場合もあるし、意匠の出願・登録にビジネス上重きを置き登録意匠の実施も行っている例は少なくない。このような場合、職務考案や職務創作意匠についても職務発明規程等において明記し、協議・開示・意見の聴取の手続も履践するべきであろう。

 

 

 

[1] 深津拓寛・松田誠司・杉村光嗣・谷口はるな「実務解説　職務発明‐平成２７年特許法改正

対応」（商事法務、２０１６年）１０９頁

[2] 平成27年改正特許法職務発明ガイドライン案説明会資料「改正特許法第35条第6項の

指針（ガイドライン）案の概要」スライド３

[3] 深津ほか・前掲注１　１０６頁

[4] ガイドライン第三の一１

[5] ガイドライン第二の一の３（一）（二）

[6] ガイドライン第三の一３

[7] 深津ほか・前掲注１　１３０頁

[8] ガイドライン第二の二２（一）

[9] ガイドライン第二の二２（二）

[10] ガイドライン第二の二２（四）（五）

[11] ガイドライン第二の二３（一）

[12] ガイドライン第二の二３（四）

[13] ガイドライン第二の三２（一）

[14] ガイドライン第二の三２（五）

[15] ガイドライン第二の三２（二）

[16] ガイドライン第二の三３

[17] ガイドライン第二の三１（二）

[18] ガイドライン第二の四２（一）

[19] ガイドライン第二の四２（三）

[20] ガイドライン第二の四２（二）

[21] ガイドライン第二の四２（四）

[22] ガイドライン第二の四２（五）

[23] ガイドライン第二の四３（二）

[24] ガイドライン第二の四３（一）

[25] ガイドライン第二の四３（五）

[26] 深津ほか・前掲注１　１６０～１６１頁

[27] ガイドライン第一の一

[28] ガイドライン第三の二１

[29] ガイドライン第三の二２

[30] 深津ほか・前掲注１　２１４頁

[31] ガイドライン第三の三１

[32] ガイドライン第三の三２

[33] ガイドライン第三の三２

[34] ガイドライン第三の四

[35] ガイドライン第三の五

[36] 深津ほか・前掲注１　１４９頁





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